TJSP 20/07/2011 -Pág. 2090 -Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II -Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Julho de 2011
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II
São Paulo, Ano IV - Edição 998
2090
22.12.2019, relativamente à marca “PERFURATRIZ DTH WATER DRILL”. Nada obstante a ré “utiliza-se do nome e marca
registrada WATER DRILL’, de forma desautorizada e ilícita”, com o quê torna “insuportável” sua “existência comercial, econômica
e social” nesta Urbe, uma vez que atuam no mesmo mercado. Termina por requerer liminar para que a ré se abstenha de usar a
expressão “WATER DRILL”, sob pena de multa, a ser tornada definitiva com o julgamento de procedência da ação, tempo em
que pugna pela condenação da ré a abster-se de usar essa marca sob qualquer forma, bem como a suprimi-la de seus estatutos
sociais e atos constitutivos arquivados na JUCESP, e, ainda, desistir dos pedidos de registro frente ao INPI, além do pagamento
de indenização e dos consectários legais. Juntou procuração e documentos (fls. 43/149). Antecipados os efeitos da tutela (fls.
154/155), a ré, citada (fl. 157), juntou procuração e documento societário (fls. 159/165); comprovou a interposição de agravo de
instrumento contra aquela decisão, ao qual foi dado provimento (fls. 167/185 e fls. 280/285); e apresentou contestação (fls.
190/216). Nessa defesa afirmou que ao final da sociedade então mantida entre os representantes das ora litigantes, “a expressão
Water Drill’ foi liberada para ambos os sócios”, e caso não fosse possível o registro por ambos, o representante da autora o
faria, cedendo seu uso por instrumento particular, razão pela qual negou haver de sua parte disputa pela expressão, tratando-se
de pretensão de terceiro. Aduziu também que pelo registro do INPI a autora “não obteve direito exclusivo quanto ao uso dos
elementos nominativos”. Discorreu sobre a boa-fé do terceiro, bem como sobre marca e nome empresarial, apontando que o
registro concedido restringiu “a exclusividade da expressão Water Drill associada aos elementos figurativos na forma depositada”.
Teceu considerações sobre o cumprimento da tutela antecipada deferida e para afastar a pretensão indenizatória, pugnando
que eventual quantum seja arbitrado em “valor correspondente ao mínimo possível”. Requereu a improcedência, também
juntando documentos (fls. 217/241). Sobreveio réplica (fls. 258/276). Em audiência as partes requereram suspensão para
tentativa de composição, noticiando ambas não ter havido acordo (fls. 288, 291 e 293). Era a síntese do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO. 1) Comporta o feito julgamento no atual estado, pois a controvérsia admite solução somente pela
análise dos documentos juntados. A ação é improcedente. 2) Pela análise mais detida da documentação relacionada às
negociações entre as empresas litigantes e seus sócios, e na conformidade das considerações lançadas pelo eminente
Desembargador Luiz Ambra, Relator do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos
da tutela e aqui tomada, com a devida vênia, como razão de decidir, constata-se que: “Da leitura atenta dos autos, como ali
assinalado, verifica-se que, por via oblíqua, a agravada estaria a se adonar da expressão water drill’. Que sempre pertenceu à
agravante , manifesta sua anterioridade em relação a ela, agravada. A agravada obtendo registro no INPI (fl. 113, equivalente a
fl. 120 dos principais), mas não com a extensão preconizada, ao que é lícito inferir. O registro em questão não é absoluto, dele
consta expressa ressalva: isto é, trata-se de marca mista, o nome (Perfuratriz DTH Water Drill Ltda.), aliado a um desenho
peculiar, como assinalado a fl. 7. Concedida sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos’, como assinalado pelo
INPI (fl. 113, cit.). Assim se preservando o todo, o conjunto, a obra (de arte) resultante; este é que não poderá ser imitado,
particularmente o desenho, os símbolos gráficos. Os elementos nominativos, no que sejam comuns, não são exclusivos, essa a
ressalva do próprio INPI. E entre eles, inequivocamente, se acha a expressão water drill’. Que dá idéia, exatamente, da atividade
a que ambas as empresas se dedicam: perfuração (drill’, em Inglês) para achar água (water’). Cavando poços artesianos,
perfurando rochas se necessário. Quer dizer, a assinalação de fl. 7 no agravo, nesse sentido, se acha correta; bem por isso o
provimento, que ora tem lugar. Até porque, dos autos, evidente se torna que a agravante-ré (Water Drill Equipamentos Ltda.’),
com essa denominação, teria sido constituída muito antes da agravada, e a anterioridade tem que ser respeitada. A Lei de
Propriedade industrial não permitindo o apoderamento exclusivo de expressões comuns, dessa ordem (artigo 124, inciso VI, lei
9279/96), como quer que seja. A agravada, ao que se verifica do contrato social de fls. 6065, foi constituída em 24.11.00,
originariamente denominada Perfuratrizes e Equipamentos WD Ltda.’ (fl. 60). As letras WD’, obviamente, guardando relação
com o termo water drill’. De propriedade de dois únicos sócios, Júlio César Nunes e Marcelo Nunes, 50% do capital social para
cada um (fls. 60, 61). Quer dizer, o termo water drill’, por extenso, não pertencia à empresa, apenas as respectivas iniciais. Em
16.4.01 veio a ser alterada a composição social da Perfuratrizes, a alteração contratual respectiva a fls. 66/73. Tudo indicando
haver interpenetração entre duas famílias, Nunes e Nechi; ora associadas, ora dissociadas. Admitida Teresa de Fátima Coelho
Nechi, adquirindo 25% das quotas de Júlio César e outros 25% de Marcelo. Ficando com 50% do todo, os demais (Júlio César e
Marcelo) com um quarto cada qual. Em 30.9.04 nova alteração (a fls. 74/80); Teresa de Fátima se desligou, vendeu metade das
suas quotas a Luciana Coelho Nechi, a outra metade a Patrícia Coelho Nechi. Quatro passando a ser os sócios (Júlio César,
Marcelo, Luciana e Patrícia), cada qual com 25% todo. A sociedade, entretanto, continuando com o mesmo nome, Perfuratrizes
e Equipamentos WD Ltda. (fl. 74). Seguindo-se aumento do capital social a fls. 81/86 (em 1.12.04), para R$.30.000,00. Mudança
substancial, a partir da qual gerada toda a situação que culminou com a presente demanda, teve lugar depois, em 2.07.07. Está
a fls. 87/93, quando ocorreu o ingresso de Darci de Lima Nechi nos quadros da agravada, ainda de Maria Helena Graciano
Nechi. Saindo Júlio César e Marcelo Nunes (quer dizer, até então os Nunes e os Nechi operavam em conjunto, ao que se tem),
majorado o capital social para R$.300.000,00: R$.180.000,00 para Darci, R$.60.000,00 para Patrícia, R$.30.000,00 para Luciana
e R$.30.000,00 para Maria Helena (fl. 88). O ingresso de Darci, por outro lado, ocorreu com simples permuta de quotas, ao que
se verifica de fl. 88, cedendo as suas da agravante Water Drill Equipamentos. Porque na origem, ao que se verifica do instrumento
de fls. 114/119, Francisco de Assis Nunes e Darci de Lima Nechi eram os únicos titulares da agravante (Water Drill Equipamentos
para Sondagens Ltda.). Darci dela se desligando em 2.7.07 (fl. 119; mesma data da permuta de quotas), a Water Drill - constituída
muito antes com esse nome; de 12.2.93 seu registro na Junta Comercial, como está a fl. 114 - , esta passando a contar apenas
com os Nunes: Francisco José com 300.800 quotas, de um capital total de R$.376.000,00, havendo adquirido também as de
Marcelo, seu filho segundo a inicial do agravo; as demais (75.200,00) permanecendo com Júlio César, confira-se fl. 115. Quando
da permuta havida, de Júlio César e Marcelo para Darcy de Lima Nechi, por outro lado (fl. 87), ato contínuo a Perfuratrizes e
Equipamentos WD Ltda. teve o nome mudado, no mesmo instrumento. Passando a se denominar Perfuratríz DTH Water Drill
Ltda’ (fl. 88). Isto é, as iniciais WD’ cederam lugar ao Water Drill’, por extenso. Em 2.7.07, apenas três anos atrás. Daí porque, a
rigor, quem poderia ter reclamado seria a Water Drill Equipamentos para Sondagens Ltda; estabelecida com esse nome desde
1993, como se viu. Para evitar problemas, e desde que a expressão water (água) e drill (perfuração)’ era de origem comum ao
que se viu, os patriarcas Francisco (de Assis Nunes) e Darci (de Lima Nechi), ao que consta, resolveram se acertar. Fizeram-no,
de forma tosca embora mal assessorados por empresa de Contabilidade; quando é certo que deveriam ter recorrida à advocacia
especializada -, por meio de um relatório de consultoria e visita’ (?) que está a fls. 111/112. No qual, bem ou mal, mal ou bem, foi
colhida a manifestação de vontade de ambos em se compor. Então se estipulou, de forma expressa, que ambas as expressões
Water Drill’ poderiam perfeitamente coexistir. Mantidas nas respectivas denominações, isto é (fl. 111): O nome Water Drill
Equipamentos Ltda. ficará com o Francisco na sua nova empresa e o Darci com a Perfuratriz, que mudará para Perfuratriz DTH
Water Drill Ltda. Pretendem ambos proteger o nome comercial no INPl, na impossibilidade, Darci o fará e ato contínuo celebrará
com Francisco um contrato particular cedendo o uso do nome’” (fls. 281/284). 3) Pois bem. Conforme acima visto, e nada
obstante tenha a autora obtido o registro da “marca” frente ao INPI, este lhe foi concedido “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO
DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS” (fl. 120), uma vez que a expressão “Water Drill”, no contexto dos autos, é claramente uma
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